En este artículo echamos un vistazo a cómo tener la marca registrada contribuye a su protección contra el fraude e infracciones en el ámbito online.
Contenidos:
Qué es y qué protege el registro de una marca
El registro de marca es el proceso administrativo con el que se solicita oficialmente la protección de un distintivo para obtener su derecho de uso exclusivo.
Dicho de otra manera, es cómo oficializamos que una denominación, logo u otros tipos de marca distingue nuestros productos y servicios frente a los de la competencia y limita el uso que terceros pueden hacer de él.
Pero registrar una marca no significa únicamente evitar que otros la utilicen, sino que también impide que terceros registren o utilicen distintivos similares para productos o servicios similares.
Recomendamos la lectura de nuestra Guía completa sobre el registro de marcas para profundizar en los tipos de marca y cómo se registran.
El registro de marca en Protección de Marca Online
Tener una marca registrada es fundamental en términos de Protección de Marca Online, pues establece el punto de partida para determinar qué constituye el contenido protegido por la marca y, por consiguiente, qué actividades causan infracción o abuso de la misma. Permite tomar las medidas necesarias para el cese de esa actividad cuando esto ocurra.
En los distintos ámbitos que atañen a la Protección de Marca Online, tener la marca registrada es clave para la resolución positiva de conflictos relativos a la explotación de marcas, pero también de riesgo de fraude. Veamos algunos ejemplos:
Nombres de dominio
Cuando un tercero ha registrado un nombre de dominio que contiene nuestra marca, tener la marca registrada con anterioridad al registro de ese dominio será un aspecto clave para obtener el bloqueo o transferencia del dominio.
Uno de los casos que causó precedente en el año 2000 fue el de la World Wrestling Federation Entertainment contra Michael Bosman. Éste registró el dominio worldwrestlingfederation.com para vendérselo a la WWF (hoy WWE), que presentó una UDRP ante la OMPI. En su resolución, el hecho de que la marca “Worlf Wrestling Federation” fuera registrada mucho antes que el dominio fue clave para determinar que Bosman no tenía derechos legítimos sobre el nombre y que el dominio fue registrado con intenciones lucrativas.
Además, tal como explicamos en nuestro artículo sobre subastas de nombres de dominio, la protección legal que brinda a las marcas el hecho de tenerlas registradas las defiende ante el registro de dominios con fines lucrativos no autorizados, evitando así posibles campañas fraudulentas como el phishing o la suplantación de marca.
Si la marca emprende las acciones legales pertinentes, ese dominio deberá cesar su actividad, será bloqueado, cancelado o su titularidad transferida en función de los intereses de la marca.
Esto incluye casos en los que terceros registran dominios de marcas con intenciones especulativas, pues se considera ciberocupación.
En 2008, Verizon demandó a la empresa Catalyst Systems por registrar cientos de nombres de dominios con errores tipográficos deliberados de su nombre (como “verizonn.com”). El tribunal falló a favor de Verizon, que ganó 33 millones de dólares por infracción de marca y cibersquatting.
Contenidos digitales
Tener la marca registrada establece los usos ilícitos de la marca en contenidos a cargo de terceros. Estos contenidos pueden ser:
- Menciones de la marca en texto e imágenes.
- Uso del logo.
- Usos de los estilos de la marca o look & feel.
- Usos de contenidos protegidos por copyright.
- Mención el publicaciones y perfiles en redes sociales.
Si bien no todas las menciones de la marca en contenidos suponen una infracción, como las menciones y opiniones de usuarios y clientes, o colaboraciones enmarcadas en acuerdos comerciales, el registro de marca otorga protección legal frente a otros tipos de infracciones, como el aprovechamiento indebido.
Como ejemplo, te recomendamos la lectura de este análisis que hicimos sobre el caso del perfil falso de Lamine Yamal en X:
En el ámbito de los contenidos digitales, las disputas entre marcas están relacionadas principalmente con la infracción de derechos de autor. En el terreno de la Protección de Marca Online, el foco se pone en la eliminación y prevención del fraude online, como la clonación de páginas legítimas y la suplantación de marcas para el robo de datos de usuarios, o la mención de marcas junto a enlaces fraudulentos en perfiles, comentarios o posts en redes sociales.
Canales de ventas
El fraude en la venta de productos en eCommerce y Marketplaces habitualmente suponen el uso ilícito de las marcas tanto en textos como imágenes. Para vender productos falsificados o copias, a menudo se menciona la marca legítima en el título o descripción del producto, o se añade el logo o imágenes oficiales de la marca en la galería de imágenes del producto. A veces incluso se usan imágenes alteradas en las que se añade el logo legítimo en un producto ajeno a la marca.
En todos estos casos, las marcas registradas están protegidas por la ley y las plataformas deben responder a las demandas de las marcas y retirar estos productos.
La ley también contempla como infracción de marca la distribución no autorizada de productos de la marca. No solo por terceros con los que no existe un acuerdo de distribución, también con aquellos que incumplen cláusulas contractuales, como la distribución en mercados o canales no autorizados, o que puedan causar un perjuicio a la marca.
Un ejemplo es el caso L’Oréal contra Websales Ibérica, en el que el Tribunal Supremo español abordó la venta online de productos de cosmética de lujo de las marcas del Grupo L’Oréal (como Lancôme, Yves Saint Laurent y Cacharel) por parte de Websales Ibérica, una empresa al margen de la red de distribución selectiva de L’Oréal. Aunque el Tribunal desestimó que la venta online justificara per se la excepción al agotamiento de marca, determinó que la forma en que se comercializaban online perjudicaba la imagen de lujo y prestigio de las marcas. Por lo tanto, se consideró que existía un motivo legítimo para que L’Oréal se opusiera a dicha comercialización, constituyendo una infracción de marca.
Buenas prácticas en la gestión de marcas
Cómo se gestiona una cartera de marcas tiene un impacto en la protección de nuestra marca, empezando por el análisis previo a la solicitud de registro y a la gestión posterior de nuestras marcas.
Registro de marcas
Analizar bien las necesidades en todos los contextos de uso, también el digital u online, antes de registrar una o múltiples marcas es altamente recomendable para garantizar la total protección de los activos del negocio a corto, medio y largo plazo.
Tal como explicamos en la Guía sobre el registro de marca, debemos preguntarnos:
- Si necesitamos proteger solo la marca principal o también marcas secundarias (líneas de negocio, productos, etc.).
- Cuál es la actividad principal de la marca.
- Qué tipo de marca debemos registrar en cada caso (denominativa, figurativa, mixta, de posición, etc.).
- Qué clases comprendidas en la Clasificación de Niza son de interés y cubren nuestra marca.
- A qué escala vamos a utilizar la marca (nacional, comunitaria o internacional).
Para una óptima protección, todos estos puntos tienen que considerar los planes de negocio, como la expansión a otros territorios y mercados.
Una vez sepamos qué debemos registrar, debemos realizar un estudio de viabilidad con el que detectaremos posibles conflictos con otras marcas ya registradas. Este estudio minimiza los riesgos de una potencial suspensión de las solicitudes de marcas y las pérdidas económicas consecuentes.
Gestión de cartera de marcas
En el caso de negocios complejos que gestionen múltiples marcas, líneas de negocio y desarrollen productos, es recomendable la implementación de buenas prácticas que escalen la protección de su cartera de marcas en paralelo a su evolución.
Entre estas buenas prácticas encontramos:
- Conocer bien nuestra cartera de marca, definiendo prioridades y niveles de protección atendiendo a las jurisdicciones donde operamos o a las que queramos expandirnos, las actividades y entornos en los que queremos operar, de forma alineada a los planes y objetivos de negocio.
- Implementar soluciones de vigilancia de marca para la detección de intentos de registro de marcas idénticas o similares.
- Realizar una vigilancia activa y estratégica de mercado y competencia, especialmente durante las fases de desarrollo y previas al lanzamiento de nuevos productos o servicios.
- Implementar medidas de detección y anticipación del fraude, como la monitorización de dominios y contenidos de los sitios.
- Implementar soluciones de detección de falsificaciones, copias y distribución no autorizada en canales de venta online.
- Controlar dominios sospechosos mediante servicios de vigilancia que nos permitan prevenir ataques de phishing que utilicen nuestras marcas.
Conclusiones
El registro de la marca es fundamental para contar con la protección legal ante infracciones, abusos y usos ilícitos o perjudiciales, pero hacerlo adecuadamente y de forma integrada en nuestra estrategia de Protección de Marca Online fortalece nuestro negocio ante el fraude online y otras infracciones en el ámbito online.